특허청에 무료변리를 하러 가면 참 다양한 분들을 볼 수 있습니다.
(변리사는 특허청에 신청하면 두 달에 한번 무료변리 봉사를 가게 됩니다.)
자신의 발명이 최고라고 주장하는 발명가, 자신의 발명이야기와 더불어 인생이야기를 하시러 오시는 분들, 상표출원을 하고자 특허청에 와서 직원들이 제대로 알려주지 않는다고 화내시는 분들...
나름대로 특허청 변리 상담을 하고 있으면 보람도 있고 재미도 있는데 말이죠...
가끔 이런 분들이 오시면 빨리 집에 가고싶어 질 때가 있습니다.
"이 상호를 내가 얼마나 오랫동안 썼는데, 왜 상표등록이 안된다는거야!"
상표법을 처음부터 다 알려드릴 수도 없고... 상호를 보니 상표등록을 받고싶어하는 이유는 알겠는데... 안타깝기도 하고...
(무료변리라 성의가 없다는 말씀을 던지고 가시는 분들도 여럿 계셨습니다..ㅠ)
특허의 경우에는 출원할 발명을 가져오시면 변리사들이 여러가지 기능이나 구성을 추가해서 출원할 수도 있지만, 상표는 출원인이 직접사용할 상표를 출원해야하므로 저희가 출원시에 개입할 수 있는 범위가 넓지 않습니다.
즉.... 출원인이 상표출원에 앞서 상표를 상표법에 맞게 잘 선택하는 것이 너무나도 중요합니다.
따라서 DIY상표에서는 상표의 등록을 위한 요건을 검토해보도록 하겠습니다.
오늘은 그 중 첫번째, 상표출원할 때 가장 많이 문제되는 성질표장에 대해서 구체적으로 검토해보죠
상표법 33조 1항 3호(구법 6조 1항 3호)에서는 아래와 같이 규정하고 있습니다.
"그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장(성질표장)만으로 된 상표는 등록받을 수 없다."
응...? 역시 법조문은 조금 어렵죠??
위 내용을 조금 풀어쓰면,
1) 상품 및 서비스의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기(이하 상품 및 서비스의 성질이라고 표시하기로 하겠습니다.)를 표시하는 표장
2) 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장
3) 위 1), 2) 를 만족하는 표장만으로 구성된 상표
위 1),2),3)을 모두 만족하는 상표는 상표등록을 받을 수 없습니다.
우선, 1번 요건!상품 및 서비스의 성질에 대해서 생각해보도록 하겠습니다.(심사기준이 있지만 간단하게 설명하도록 하겠습니다.)
누군가가 "UGLYDOLL"이라는 표장을 출원했다고 해보겠습니다(과거에 있는 판례입니다^^)
출원인이 어떤 물건을 팔지 감이 오시나요??
실제로 위 표장을 출원했던 출원인은 "못생긴 인형"을 판매하였고, 상표출원시에 '인형'에 대해 상표출원을 하였습니다.
(물론 결과는 거절이었습니다.)
또 다른 예를 들어보죠.
요건 어떠신가요?
"RICE INFUSION"
전 상품이 무엇인지 알려드리지 않았지만 여러분들은 위 표장을 상표출원한 사람들이 어떤 상품을 팔았을지 예상하셨을 겁니다.
쌀이 함유된 어떠한 물건을 판매했겠죠^^
실제로 위 표장을 상표출원했던 출원인은 "쌀추출물, 쌀혼합물"을 지정상품으로 하여 출원을 진행하였습니다.(물론 거절입니다.)
위와 같이 일반인이 상표의 의미를 알았을 때, 해당 의미로부터 상품 또는 서비스가 어떤 성질을 가진 상품 또는 서비스인지를 직감할 수 있다면 해당 상표은 1번 요건에 해당됩니다.
그렇다면 2번 요건! 보통으로 표시한다는 건 어떤 의미일까요?
아래 표장을 한번 보도록 하죠
어떤 물건을 파시는 분들일까요??
저는 개인적으로는 미꾸라지 그림이 아닐까 생각하여....추어탕집 정도 생각했었는데요. 실제로는 장어집이라는 썰이 있습니다.
(저도 사실관계 파악은 못하고 판례만 보다가... 장어라는 얘기가 있더라구요)
그냥 딱 봐도 직감될 것 같은 위 상표는!!! 등록이 되었습니다.
판례 내용을 보면, 위 도형이 '장어'를 직감할 수 없을 만큼 콧수염과 눈썹으로 의인화되고 독특하게 변형되어서, 일반인이 장어 그림으로 직감할 수 없다. 라고 기재되어 있습니다.(장어로 보이지 않나요...???)
만약 위 도형 대신, 순수하게 눈썹 콧수염 없는 장어를 그려넣었다면 상표출원이 거절되었을 것입니다.
어쨌거나 위 내용을 바탕으로 정리해보면, '보통으로 표시한다'라는 것은 일반인이 보기에 해당 상표의 의미를 정확히 알 수 있을 정도로 표시되는 것을 의미합니다. 따라서 1번 요건을 만족하더라도 일반인이 해당 상표를 보고, 해당 상표의 의미를 직감하지 못한다면 보통으로 표시한다고 볼 수 없습니다.
(앞서 1번 요건은 일반인이 상표의 의미를 알았을 때, 이를 통해 상품 또는 서비스의 성질을 직감할 수 있는 경우를 나타낸다면, 2번 요건은 상표를 보았을 때, 상표 그 자체를 직감할 수 있느냐의 문제가 되겠습니다.)
따라서 표장이 도안화되어 일반인들이 의미를 알아볼 수 없을 정도의 표장, 즉 보통으로 표시되지 않은 표장은 상표법 33조 1항 3호(구법 6조 1항 3호)에 해당하지 않습니다.
마지막! 성질표장을 보통으로 표시한 표장'만'으로 된 상표는 어떤 의미일까요?
아미노 콜라겐...... 혹시 위 표장을 보고 출원인이 어떤 물건을 팔지 모르겠다고 하시면....ㅠㅠ
다들 아시겠죠? 아미노는 아미노산, 콜라겐은 피부에 좋은...뭐 그런거^^ 정리하면 출원인은 아미노산과 콜라겐에 관련된 식품 또는 보조제, 의약품 등을 판매할 것이라는 생각이 드네요(1번 및 2번 요건 만족)
아미노 콜라겐이라는 단어만으로 누구나 상품의 성질을 직감할 수 있음에 불구하고 위 상표는 등록이 되었습니다.
이유는 아미노 콜라겐 뒤에 표시된 A와 C 때문입니다. 판례는 아미노 콜라겐 뒤에 표시된 도형이, 일반인들이 보기에 A와 C로 직감될 정도로 표시되었다면 위 상표는 등록이 어려웠을 것입니다.
하지만, 아미노 콜라겐 뒤에 표시된 도형이 A와 C로 직감되지 않을 정도로 도안화되었고, 따라서 상표 전체로 보았을 때, 위 상표는 상품의 성질을 표시하는 표장"AMINO COLLAGEN"만으로 이루어진 상표로 볼 수 없기 때습니다. 따라서 상표법 33조 1항 3호(구법 6조 1항 3호)에 해당하지 않는다고 판례는 보았습니다.
정리하면, 비록 성질표장이 상표에 포함되어 있더라도 성질표장만으로 이루어진 상표가 아닌 이상, 즉, 특이한 표장이 결합되어 있다면 해당 상표는 등록이 가능합니다.
출원인들이 상표출원을 위해서 상표를 가져가면 변리사들이 상표를 도안화하거나 다른 도형을 추가해서 다시 가져올 것을 요청하는 경우가 있습니다.
이런 경우 출원인들이 굉장히 귀찮아하거나, 짜증을 내시면서 돌아가시는 경우가 많은데요..
변리사들이 상표도안화를 요청하는 경우는 도저히 현재 상태로는 등록이 어렵다는 얘기로 받아들이시면 됩니다.(위 내용을 읽으셨다면 이제 이유를 아시겠죠?)
DIY상표 첫시간은 여기까지 입니다.
질문 사항이 있으시면 댓글로 부탁드릴께요~
